Een klassiek koekje van eigen deeg: de merkenrecht stroopwafelsaga

Vorige week oordeelde het Benelux Court of Justice dat de merkaanvraag voor VAN WONDEREN STROOPWAFELS te kwader trouw en dus nietig is. Eerder, in 2022 wees het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP) de vordering tot nietigverklaring nog geheel af.

Dat zit zo: Colin van Wonderen startte enkele jaren terug met partners populaire stroopwafelzaken in het centrum van Amsterdam. Een later in beeld gekomen adviseur die banden onderhield met de samenwerkingspartners vroeg het litigieuze merk aan, wetende dat het teken al in gebruik was door de geestelijk vader van de stroopwafelzaken. Ook sloot de adviseur een licentieovereenkomst af waarbij de merknaam om niet voor onbepaalde tijd gebruikt mocht worden. Van Wonderen zelf was van het bestaan van deze licentie niet op de hoogte.

Toen de coronacrisis kwam en de zaken op de schop moesten, bleek dat de rechten op de naam van de winkels niet in handen van de oprichter waren, als gevolg van de merkinschrijving. Nu is dus geoordeeld dat deze inschrijving niet in stand kan blijven.

Het Benelux Gerechtshof volgt daarbij de volgende lijn:
– Voor bepaling of sprake is van kade trouw is van belang dat men zich bij een merkinschrijving rekenschap geeft van het doel van de regelgeving en de feitelijke omstandigheden
– Merken en regels daaromtrent hebben tot doel een herkomstaanduiding te geven
– Al te strikte toepassing van de merkenregelgeving moet er niet toe leiden dat kwade trouw wordt uitgesloten
– Uit het Goldhase-arrest volgt dat alle relevante factoren van belang zijn bij bepaling of kwade trouw aanwezig is, waaronder (i) wetenschap van voorgebruik door een ander en (ii) het beletten van gebruik door derden als oogmerk van een inschrijving
– Verzoekster, in dit geval de vennootschap van Van Wonderen, moet kwade trouw aantonen.

Op 6 februari 2024 oordeelde het Benelux Gerechtshof dat de merkaanvrager de licentieovereenkomst niet geldig had laten ondertekenen. Die licentieovereenkomst was commercieel niet logisch. De aanvrager werkte bovendien samen met de partners van Van Wonderen om hem te schaden door het gebruik van de naam te beletten. Bovendien was de aanvrager op de hoogte van het voorgebruik van het teken door de vennootschap van Colin Van Wonderen.

Wilt u advies over merken, aanvragen of merkinbreuk? Neem contact op met de IE-sectie van Bergh Stoop & Sanders : Gert-Jan van den Bergh, Martha Visser en Auke van Hoek